Enfish判決の判決文には、特許適格性を有しないとの拒絶理由を指摘された場合に使える反論ポイントがあります。今回は、その一部を紹介します。

◆（”directed to an abstract idea”における”directed to”の意味合い）
特許適格性が無い概念を含むか否かを単純に判断すべきでない。特許適格性を有するクレームであっても、物理的な製品や作用を含むものはすべて必然的に自然法則や自然現象を含んでいる。結局は、物理的な世界における事象である。
The “directed to” inquiry, therefore, cannot simply ask whether the claims involve a patent-ineligible concept, because essentially every routinely patent-eligible claim involving physical products and actions involves a law of nature and/or natural phenomenon-after all, they take place in the physical world.

◆Alice判決は、コンピュータ関連発明におけるすべての改良が本来的に抽象的だからステップ２に進むべきであるとは言っていない。
We do not read Alice to broadly hold that all improvements in computer-related technology are inherently abstract and, therefore, must be considered at step two.
※ここでのステップ２は、USPTOガイドラインにおけるステップ2B。

◆適切にクレームされたコンピュータ関連発明が抽象的概念でない場合があることに疑う余地はない。
Indeed, some improvements in computer-related technology when appropriately claimed are undoubtedly not abstract, such as a chip architecture, an LED display, and the like.

◆（抽象的概念か否かの判断においては）ステップ１において、クレームがコンピュータ機能の改良に関するものか、又は抽象的概念であるか、のいずれに該当するかを問うべきである。
…we find it relevant to ask whether the claims are directed to an improvement to computer functionality versus being directed to an abstract idea, even at the first step of the Alice analysis.
※ここでのステップ１は、USPTOガイドラインにおけるステップ2A。

◆地裁はクレームに記載の自己参照テーブルを過度に単純化し、発明の有利性を軽視している。
…the district court oversimplified the self-referential component of the claims and downplayed the invention’s benefits.

◆汎用コンピュータで発明を実行可能であるというだけでクレームの運命が決まるわけではない（すなわち、特許適格性が無いというわけではない）。
…we are not persuaded that the invention’s ability to run on a general-purpose computer dooms the claims.

◆物理的な要素との関係において改良が定義されていないだけでクレームの運命が決まるわけではない（すなわち、特許適格性が無いというわけではない）。
…the improvement is not defined by reference to “physical” components does not doom the claims.

◆ソフトウェアの性質上、特定の物理的な特徴で定義することができなくても論理的な構造や処理により定義できる。Bilski判決やAlice判決も、この技術的進歩を生み出す分野を特許の対象から除外するものではない。
…software that, by their very nature, may not be defined by particular physical features but rather by logical structures and processes. We do not see in Bilski or Alice, or our cases, an exclusion to patenting this large field of technological progress.